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后商标权与先商号权的权利冲突及法律适用
发布时间:2014-1-14  阅读:446次

江苏周瑞昌律师事务所律师 吴旭日

摘 要

商号权和商标权同属知识产权项下的识别性标志权,在权利特征上具有专有、独占、排他的性质,因而两权发生冲突不可避免,诉诸于司法的案例也越来越多。商标与商号权利冲突包括两种情形:一是将登记在先的商号注册为商标,二是将已注册商标中包含的文字登记为商号本文笔者讨论的范围仅限于前一种权利冲突,即对后申请注册的商标中含有在先使用商号中相同文字引起二者权利发生冲突时,司法应作如何回应和选择进行讨论。易言之,即后商标权与先商号二者发生权利冲突时,何种情况下应当保护在先商号权,何种情况下应选择维护后商标权,以达到法律权利的公平。

关键词】商标权   商号权     权利冲突   法律适用原则

一、两权发生冲突的必要要件 

商号权和商标权同属知识产权项下的识别性标志权,两种民事权利均受到法律保护。作为现代经济活动主体商业信誉重要标志的商号和商标,总是与经济利益紧密相关的,因商号和商标的交叉导致经济利益的冲突是现代经济活动的一种必然现象。

那么该两种权利(本文仅对后注册的商标对在先使用的商号是否侵权进行讨论)在具备哪些条件时才能构成法律意义上权利冲突呢?笔者认为,至少需同时具备如下几点:1、商标权和先商号权分属不同的所有权人;2、商标注册行为人在同一商品或类似的商品上使用与他人使用在先商号相同或近似文字的商标,并且双方为同行业的经济主体、可能引起他人误认;3、后商标注册人利用了在先使用商号的商誉或声誉获取了不正当的利益,即可能会引起在先使用商号权人的经济利益的损害(包括损害的可能性),并可能会引起相关公众对商品或服务来源产生混淆或误认。三点应当是两权构成具有法律调整意义“冲突”的必要条件。

二、两权冲突的法律适用原则

商标权和商号权冲突时应当保护在先权利人的合法利益,是目前司法界的一个基本共识但是,单纯而又绝对化地适用“使用在先”原则实际上存在明显的缺陷,很有可能会对在后权利人导致新的不公。笔者认为,司法实践活动中认定后注册的商标对在先使用的商号是否构成不正当竞争,除适用一般的使用在先原则外,必须同时适用如下原则进行审查和调整:

1、诚实信用原则(“主观恶意”审查原则)

笔者认为,“保护在先原则并非一项绝对原则,它应当排除权利人的主观恶意,即在后权利人不具有主观恶意时出于维护公平竞争的考虑,不应当完全否认后权利的合法性因此,基于该价值取向,笔者认为必须对该基本原则进行补充。作为对保护在先原则的补充,诚实信用原则对协调两权冲突具有十分重要的意义。就诚实信用原则而言,当出现权利冲突纠纷时,司法实践中主要是需要运用该原则来判断相关权利人的行为是否符合公认的商业道德和法律的公平正义精神,并侧重审查在后注册商标权是否存在恶意利用或者攀附在先商号的商誉来获取不正当利益的故意。因此,笔者认为称该原则为“主观恶意”审查原则显得更直观。

我国商标注册和企业名称注册分属不同机构的情况下,因而无法象审查商标与商标重合或名称与名称重合一样,去审查商标与名称的重合,这种分权注册的工作机制无疑在客观上为“恶意搭便车”留下了缺口,使得商标与商号的重合成为形式上的“合理”并存。因此,根据诚实信用原则(主观恶意审查原则)来判断后权利人是否存在“恶意”就显得非常重要。毕竟,商标权与商号权发生冲突的根源在于和核准机构分离的技术原因和制度设计欠缺,这样的欠缺由善意当事人来承担显属不合理。因此,发生冲突时,如果后商标注册行为人能证明其在注册和其产品使用方面均无主观上的恶意,应免于相关责任。也就是说,在对后商标权人的主观恶意进行排除后,法院宜判决后商标权人规范使用,在使用范围、使用方式上有所限制,从而形成双方互不干扰,自由竞争的局面;反之,如果后商标注册行为人在注册之初就是出于“搭便车”目的,那么宜判决其停止使用,并赔偿相应损失

2、禁止混淆原则(“客观知名审查原则) 

一般而言,在先使用者可能对商标或商号的知名化贡献较大,但实践中也有相反的情况。诸如在先使用或在先注册的一方长期未能达到“知名化”程度,另一方虽为在后使用或注册,但通过大量的广告宣传、市场营销、品质保证或良好的售后服务等工作,对商标商号的知名化做出了实质性的贡献,此时,让完全保护在先权显然有失公平。而应当更侧重保护在客观上对“知名化”做出贡献的一方。因为,一般来说形成对市场利益份额支配地位的实质性要素源于“知名化”,而并非取决于是否“在先使用”。

这就是学者所称的“禁止混淆原则”,该原则要求在司法实践活动中,以普通消费者的一般注意力作为评判标准,综合考虑先登记的商号本身是否具有知名度?同时,对商标商号标识的商品或服务是否相同或类似以及注册商标使用权利人商号的方式、地域及时间等因素来确定是否会导致混淆或混淆的可能性,也要进行一定的考量但笔者认为,该原则主要考量的商标与商号的持有者何者在形成客观知名度方面有更大的贡献,因此称之为“客观知名度”审查原则更为简洁、明了,也为司法实践中的法律适用提供便利和高效。

综上,当先人提起后侵权之诉,法官在判断后权利是否对前权利人构成侵权时,应对商标注册的行为者是否存在主观恶意,以及先权利者和后权利者何者对知名化”作出实质性贡进行综合审查。只有将二者辩证地结合起来,适用双重保护原则,才可以有效地平衡各方权利人的竞争利益对冲突各方的优先权做出适当而平衡的抉择。 

三、现行法规评析及应对

(一)对两权冲突调整的现行相关规定

对利用他人商号作为商标进行注册的情形如何进行法律评判,国外很早就注意到了,而我国则仍处于一种虚弱的状态(无法律明确规定)。多数国家规定,厂商名称经过登记注册,就不允许别的企业将该名称作为其商标。

我国法律层面上的明确规定至今还是空白对此有直接涉及的仅见于1999年国家工商颁布的《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》(以下简称《意见》,但该意见仅为部门规章)意见第四条规定商标中的文字和企业名称中的字号相同或者近似,使他人对市场主体及其商品或者服务的来源产生混淆(包括混淆的可能),从而构成不正当竞争的,应当依法予以制止”;第五条第一项对前条中提到的“混淆”作了进一步的解释将与他人企业名称中的字号相同或近似的文字注册为商标,引起相关公众对企业名称所有人与商标注册人的误认或者误解的”;另外《意见》第六条还规定了上述冲突的处理原则适用维护公平竞争和保护在先合法权利人利益的原则”;第七条还规定了处理冲突的条件(一)商标与企业名称产生混淆,损害在先权利人的合法权益;(二)商标已注册和企业名称已登记;(三)自商标注册之日或者企业名称登记之日起五年内提出请求(含已提出请求但尚未处理的),但恶意注册或者恶意登记的不受此限”。

另外,2008年3月31日最高人民法院开始施行《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》(以下简称《规定》也以司法解释的形式对此方面有所涉及。该《规定》第一条表述为“原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼,符合民事诉讼法第一百零八条规定的,人民法院应当受理
   (二)评析及应对

1、笔者认为《意见》主要是以保护“在先权利”、打击“搭便车”行为为核心内容,立法价值取向单一。与上文阐述的法律适用原则比较来看,显然存在片面性,应予以纠正。但笔者认为,考虑到该《意见》出台时间较早,距今已有10年多的时间,存在历史局限性不可避免。并且至少在客观上为我们提供了从法理上思考商标对商号侵权的可能,并提出了法律调整的必要。

而2008年最高人民法院出台的《规定》则令人非常遗憾的仅从诉讼程序角度做了相关规定,,缺乏实体认定条件和调整原则或规则的表述。即仅明确了该类纠纷的可诉性了,而对如何认定侵权、发生权利冲突时应保护何者权利等急需回应的实体问题只字未提。

2、针对目前立法的缺失,笔者建议可以由最高人民法院出台更完备的司法解释予以明确侵权构成要件、损害赔偿范围等等。如果出台司法解释条件尚不成熟的,可以司法判例或者公报的形式予以指导。如《人民法院报》在2009年7月17日案例指导栏目内刊登了浙江省高级人民法院“案号为:(2009)浙知终字第51德源公司诉卢燕华等侵犯企业商号权及不正当竞争案”的相关裁判文书,笔者认为具有一定的指导意义。

四、结语

鲜活的司法判例给市场经济主体敲响了警钟,特别是已有悠久历史的企业,其商号权本身即具有巨大的无形经济价值,应当更加注重对商号权的保护,善待企业商号,加强对商号权的价值开发。引起法律借关注的“苏州金螳螂建筑设计股份有限公司诉重庆金螳螂装饰设计工程有限公司商标权、企业名称权纠纷”一案,原告公司能顺利成功维权,与该公司平时对注册商标的全方位保护、对企业商号的大力宣传,特别是对相关材料的完整保存是密不可分的。因此,笔者建议,广大市场经营业主平时就应做好维权的准备工作,一旦发现有侵犯企业商标或商号权行为的,企业应当及时组织、收集相关证据,充分利用法律武器,维护自身合法权益。当然,更为重要的是要应及时将商号、字号等注册成商标,以获得更立体、更为全面和完善的法律保护。

参考文献:

1、郑成思 著《知识产权论》,法律出版社1999年版

2、王利民 主编《中国民法案例与学理研究(侵权行为篇)》,法律出版社2003年版

3、奚晓明 主编《商事法律文件解读》2010年第一辑 人民法院出版社2010年2月第一版。

4、蒋志培:《如何理解和适用〈最高人民法院关于审理商标权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释〉》,参见《民商法学》2003年第3期第75页

5、王凤民:《企业名称权及法律保护》,参见《哈尔浜商业大学学报(社会科学版)》

200803)。

6、《人民法院报》(总第4443期),第7版<法周刊>(第159期),2009年11月1日。

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